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          2013年赴美國馬歇爾法學院代表團培訓及考察報告
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          發布時間: 2013-11-01   瀏覽量:

             經國家知識產權局批準,中華全國專利代理人協會代表團于201299日至926日赴美國約翰﹒馬歇爾法學院(John Marshall Law School)參加了美國專利法及實務培訓班。代表團團長由中華全國專利代理人協會理事、上海光華專利事務所合伙人余明偉擔任,副團長是隆天國際知識產權代理有限公司資深專利代理人姜燕及北京市柳沈律師事務所資深專利代理人吳俊,代表團成員分別來自中國國際貿易促進委員會專利商標事務所、中國專利代理(香港)有限公司、北京市柳沈律師事務所、上海專利商標事務所有限公司、隆天國際知識產權代理有限公司、北京中咨律師事務所、北京永新專利商標代理有限公司、北京信慧永光知識產權代理有限責任公司、北京銘碩知識產權代理有限公司、北京北翔知識產權代理有限公司、廣州三環專利代理有限公司,共計22名。

          一、約翰﹒馬歇爾法學院學習(910日到19日)

          代表團成員于910日開始學習約翰·馬歇爾法學院的美國專利法及實務培訓課程。本期培訓課程的主講老師均為法學院的教授和芝加哥律師事務所的資深律師。他們采用經典案例式教育,從美國法律框架、聯邦法院系統以及美國專利法概況開始,比較全面地講解了美國的專利法律與實務案例。

          學習過程中,我們了解到,為了達到最好的培訓效果,約翰·馬歇爾法學院中國知識產權資源中心的相關負責人和袁丹吉教授為此次培訓做了精心準備,尤其是在選擇授課教師和授課內容方面,充分考慮到了國內專利代理人的工作需求,并結合國內專利代理實務向外申請的實際工作,安排了旁聽當地法院庭審知識產權案件的活動、與當地事務所和知識產權主管機構的參訪和交流活動等。

          學習的主要內容:

              1、美國法律框架與專利制度、聯邦法院系統以及美國專利商標局、美國專利法概況:來自Vangelis Economou知識產權事務所 Van Economou教授介紹了聯邦法律系統、美國專利法系統以及如何從美國專利局獲得專利的概覽。據介紹,基于憲法的規定,州與州之間的事務屬于聯邦政府的管轄范圍,而絕大多數知識產權事務屬于州與州之間的事務,因此知識產權事務通常屬于聯邦系統(例如美國專利商標局、美國聯邦巡回上訴法院)的管轄范圍。各項法律形成了美國法典(U.S.C,專利法就寫在U.S.C35章。美國的《專利審查程序手冊》,MPEP,相當于我國的《審查指南》。在美國,與我國專利復審委相對應的是The USPTO Patent Trial and Appeal Board,簡稱PTAB(這是在美國專利法根據2011年正式簽署的美國發明法案而修改后的新名稱,以前叫the Board of Patent Appeals and interferences, BPAI)?;叵朐诿绹虅詹看髽鞘瘔ι乡澘讨挚系拿?/span>“THE PATENT SYSTEM ADDED THE FUEL OF INTEREST TO THE FIRE OF GENIUS”,這一名言既解釋了專利制度的本質,也促進了美國專利制度的發展。

          2、功能性限定(Means-plus-function)的基本規則與技術案例

          來自Neal,Gerber & Eisenberg LLP的律師James P Muraff講授了功能性限定權利要求的基本規則與技術案例(Means plus function-general principles and technology cases)。Muraff先生講述了美國法律關于功能性限定權利要求的基本規定以及功能性限定權利要求的撰寫方式,從實審、侵權和訴訟等方面講述了功能性限定權利要求的構成和含義。由于美國是判例法國家,因此,在講述了美國法律關于功能性限定權利要求的最基本規定和含義后,Muraff先生以展示案例的方式闡述了功能性限定權利要求的構成和含義。我們了解到,美國法律關于功能性限定權利要求的最基本規定來源于35 U.S.C §112, ¶6,根據該條款的規定,功能性限定的裝置或方法權利要求應解釋為在說明書中描述的結構、材料或操作以及與之等同的技術特征。在美國,這一最基本規定既適用于訴訟,也適用于實審。與之相比,在中國大陸地區,由最高法院所做的司法解釋與美國法律的這一基本規定是相同的,但是在實審階段中,并沒有采用這樣的對功能性限定權利要求范圍的具體限定。

          在授課過程中,學員們的積極提問加深了對課堂內容的融會貫通。針對學員們的每一個問題,Muraff先生都給出了令人滿意的答復。 其講授的功能性限定權利要求的基本規則與技術案例不僅提高了專利代理人處理美國專利申請的能力,而且提高了專利代理人對于這方面實務操作和相關國內規定的對比和認識。

          3、顯而易見性及相關訴訟案例

          顯而易見性及相關訴訟問題是由Loeb & Loeb LLP的合伙人Jordan A Sigale先生和資深律師LanaH. Carnel女士共同講授的。兩位律師在課堂上交叉講解,翔實生動,引起大家加入討論的興趣,互動效果良好。兩位老師很好地闡述了顯而易見性的含義、判定方法,并根據案例講述了顯而易見性的爭辯和判定的具體應用和由此案例所產生的規定。其中,兩位老師就顯而易見性問題還講述了在USPTO內的BPAI提出復審以及該復審后的選擇,非常有用的是,兩位老師對復審的程序和收費問題列了一個很簡要的總結表格,該表格數據完整,對比清晰,對從事國內專利代理工作具有很好的指導意義。同樣,顯而易見性及相關訴訟問題的具體規定也是通過判例展現出來的。關于顯而易見性,我們總的感覺是:在實審期間,由于美國對于如何判斷顯而易見性有著更為明確的規定,因而美國審查員要證明不具有顯而易見性要比中國大陸地區審查員難,反過來說,一定程度上說美國專利申請得到顯而易見性的確認或者更廣泛地說獲得專利可能比中國容易。

          4、美國專利侵權的認定

              USG公司的首席知識產權顧問Philip T. Petti先生講授了“Patent Infringement in U.S”。Petti先生結合簡單易懂的示例和典型案例,具體講解了專利侵權的類型(包括直接侵權和間接侵權)、如何認定侵權(需要提供內部(intrinsic)證據和外部(extrinsic)證據)、權利要求的解釋的定義、等同原則以及禁止反悔(estoppel)原則的定義等。Petti先生對美國專利侵權認定的介紹使代表團成員進一步認識到專利文件和審查歷史的重要性、等同原則的適用等,代表團成員積極提問并討論了國內向美國申請專利事務、專利文件的撰寫以及答復審查意見等,從多個方面闡述了自己的心得以及在未來工作中需要注意的問題?!?/span>

          5、可授予專利權的主題

               可授予專利權的主題也是由來自Neal,Gerber & Eisenberg LLP的律師James P Muraff講授的,Muraff先生還講過功能性限定權利要求的基本規則與技術案例。由Muraff先生的講述可知,美國法律關于可授予專利權的主題的最基本規定是來源于35 U.S.C §101,該條款的規定:任何人發明或發現任何新穎而實用的方法、機器、產品、組合物、或關于上述客體的任何新穎而實用的改進,都可以獲得專利權,……。Muraff先生從美國最高法院、聯邦巡回上訴法院(CAFC)以及美國專商局專利復審和異議委員會(BPAI)這三個方面用判例說明了如何具體應用35 U.S.C §101。他還詳實而細致地引用了大量案例,使大家更易于理解可授予專利權這一授課主題。

              總體來說,美國對于可授予專利權的主題的范圍要廣于中國,而且,美國通過判例來反映對于可授予專利權的主題的范圍在不同時期下的考慮,并且通過判例來界定可授予專利權的不同主題的范圍;如果要詳細研究美國可授予專利權的主題的范圍,必須研究各個典型案例。

          6、美國專利撰寫和審查實踐,以及授權后程序

              約翰·馬歇爾法學院中國知識產權資源中心的執行主任袁丹吉教授講授了美國專利文件撰寫和審查實踐的相關內容。袁丹吉教授首先從撰寫美國專利申請文件時應注意的問題、如何答復審查意見和分案通知、如何避免不必要的拒絕和駁回、以及如何避免不必要的費用等幾個方面,結合示例進行了詳細講解,還簡要介紹了美國新專利法案的生效時間。此外,袁丹吉教授還就美國專利實踐中的繼續申請、分案申請、部分繼續申請、繼續審查申請和再頒專利制度等學員關心的問題進行了詳細闡述,包括各種繼續申請的要求、涉及new matter的注意事項以及美國專利申請中再頒和復審程序的區別。我們了解到,在美國,申請人有可能通過各種延續申請的方式來基于一件原始申請在不同時期提出多件繼續申請,這些申請有時會構成一個非常龐大的專利族(patent family)。

          此外,美國新舊專利法對比也是袁教授的重點授課內容之一。他針對新穎性問題對比了新舊專利法中涉及新穎性的相關條款。據了解,美國專利法修改之前一直沿用的是先發明制,相應地在涉及新穎性的102條款中就體現出很多獨有的特色,這些特色理解起來并不容易。但是袁教授通過結合實際案例,以圖文并茂的解析,使大家較好地掌握了抽象的學習內容。在詳細介紹了專利法修改之前的新穎性條款之后,袁教授又特別針對已生效的新專利法中涉及新穎性的條款(即修改為發明人先申請制)作了相應介紹。

          課堂學習內容與代表團成員的專利代理工作緊密相關,而且袁丹吉教授用中文講解,有助于大家更好地掌握授課內容,效果很好。課堂上,團員們踴躍發言,積極提問,教師耐心講解,細致回答,課堂氣氛十分熱烈。

          7、化學與生物技術相關的專利訴訟案

          Griffith教授重點介紹了Festo Corp. v.Shoketsu案、Wyeth v. Kappos案以及Mayo v.Prometheus Labs案。其中Mayo案的終審結果于2013年公布,法院明確從自然界分離的獨立的DNA片段是不可授權的專利客體,這對于生物技術、生物醫藥公司的影響很大,因為迄今美國USPTO已經授權了成百上千件該種權利要求的專利。此裁決也將對國內的生物醫藥企業產生一定的影響。

          二、訪問聯邦地區法院、當地事務所、美國專利商標局、美國國際貿易委員會(ITC)等

          1、旁聽聯邦地區法院:在芝加哥學習期間,代表團訪問了位于伊利諾伊州的聯邦地區法院,恰逢庭審InnovatioCISCO關于WIFI技術侵權的案件,Arthur教授帶領團員去參加了旁聽。對于從未接近過美國法庭的學員而言,參加庭審現場的感受比較震撼。在法庭現場,原告律師出席人員多達十幾人,這些律師應該是具有明確分工,有的負責出庭陳訴,有的負責提供證據與材料,有的負責播放演示,有的負責現場組織與協調,如此等等。他們帶來的卷宗資料多達十幾箱。因為此案涉及眾多被告,被告方律師代表也有一二十人之多。因此法庭上眾多律師代表的龐大隊伍,頗為引人注目。但法庭上秩序井然,法官、法官助手、律師各自司職責,各項工作有條不紊地進行著。由于該案原告沒有申請陪審團,故本案事實認定由法官做出。整個庭審過程中,法官細致聆聽雙方陳詞,雙方律師代表、專家證人相繼出場,輪番上演專利權利攻防戰。 InnovatioCISCO一案的庭審過程持續了約一周。在課余時間,不少團員多次旁聽了審理,進一步了解了美國法院審理現場的過程,大家也普遍感覺受益匪淺。

          2、訪問律師事務所:代表團還訪問了兩家在芝加哥知識產權界較為知名的律師事務所:Steptoe & Johnson L.L.P以及Leydig,Voit& Mayer。每家事務所均精心準備了主題發言,Steptoe & Johnson L.L.P的管理合伙人Addy先生就大家關注的美國專利法、專利訴訟尤其是聯邦法院系統的訴訟進行了進一步的分析、介紹;Leydig,Voit& Mayer事務所的合伙人則給大家介紹了作為知名知識產權事務所,其各個部門的職能分工與運作情況,其管理經驗對于國內事務所的管理具有一定的借鑒意義。團員們既能夠在參訪過程中適時提問,也能在主題講解后與美國律師充分交流進行各類業務問題,充分體現了國內專利代理人的良好專業素質。

          ACPAA會員、中國國際貿易促進委員會專利商標事務所的黃必青老師準備了介紹ACPAAPPT,與其他代表團成員一起還就協會會員管理、職業保險制度以及中美專利代理行業組織的相關情況與美國同行進行了深入交流。

          3、訪問美國專利商標局(USPTO):結束芝加哥的學習培訓之后,代表團赴華盛頓,首先訪問了美國專利商標局(USPTO)。有幸的是,接待我們的是USPTO外事部門的工作人員李倩老師(Ms. Janice Li,也是北京人),她在美國專利商標局供職多年,從她的介紹USPTOPPT,我們了解到,中國進入美國的案件近年來增加較快,美國專利商標局對此非常重視,并采取了一系列相應的對策,其中包括進一步加強與中國的聯系與合作。

             通過李倩老師的介紹,我們進一步了解了美國專利商標局的現狀和審查員工作的基本情況。

          4、訪問美國國際貿易委員會(ITC):代表團在華盛頓期間還訪問了美國國際貿易委員會(ITC)。據了解,美國國際貿易委員會是一個獨立的、非黨派性質的、準司法聯邦機構。其職責范圍包括:判定美國國內行業是否因外國產品的傾銷或補貼而受到損害;判定進口對美國國內行業部門的影響;對某些不公平貿易措施,如對專利、商標或版權的侵權行為,采取應對措施;對貿易和關稅問題進行研究;就貿易與關稅問題向總統、國會和其它政府機構提供技術性信息和建議。

            雖然多數專利權人會通過聯邦法院系統行使其權利,但是隨著國際貿易市場的不斷發展壯大,國際貿易委員會的侵權救濟途徑也變得日益重要。專利權人可以根據“337條款向國際貿易委員會申請調查不公平進口。由于向國際貿易委員會申請調查具有諸多優點,如解決速度快(通常僅需一年)、行政法法官對于專利糾紛較為熟悉、國際貿易委員會調查無礙專利權人同時向地方法院提出訴訟等,近年來此種救濟方式越來越多地受到了專利權人的青睞。“337條款同時也受到了我國知識產權界的廣泛關注。

          通過交流,學員們了解到國內熱議的337調查的審理人員構成、審理程序以及判決結果的產生等等。據介紹,雖然337調查類似于在地方法院提出的訴訟,其在涉及當事人、舉證要件及補償方式等方面存在較大差異。而且,在審理過程中,ITC將指派1名經驗豐富的行政法法官進行審理,其在進行了廣泛的調查程序之后將舉行聽證,而其中并沒有陪審團參與。該名法官將考慮證據和雙方辯論并做出初步決定,包括事實發現和法律結論。國際貿易委員會可以對上述程序進行檢查,并且可能肯定、修改、甚至推翻該初步決定。而如果國際貿易委員會不檢查該名行政法法官的決定,則該決定將成為國際貿易委員會的最終決定。

          此外,學員們還與美國國際貿易委員會的兩位領導進行了深入的交流,當得知負責接待的華裔主任就是一名律師并且參與過337調查的具體工作后,大家對于委員會的律師在調查中處于何種角色表示十分好奇。據該主任介紹說,在每次337調查過程中,都會有一名國際貿易委員會的專職律師參與,其代表的是公眾利益并以第三人的身份介入調查,以客觀中立的身份。

          通過此次訪問與交流,學員們對于美國知識產權保護的另一途徑——“337條款有了一定的認識,大致了解了美國國際貿易委員會在知識產權進口調查中所從事的工作,以及“337條款的實施情況。

          5、其他參訪活動:在華盛頓期間,代表團還旁聽USPTO的一個專利駁回復審案件,該案件由PTAB負責,而PTAB就設在USPTO的辦公大樓內。此次活動使大家對美國專利商標局的復審案件審理的程序和過程有了進一步了解。

               代表團還集體參觀了美國專利商標局的展示大廳、禮品陳列室。其中展示大廳中播放的有關專利制度、知識產權熱點問題與現狀的影像資料內容豐富,生動有趣,給人印象深刻。

          三、收獲

               1、雖然此次學習活動為期兩周多,代表團成員普遍感覺收獲頗豐。有代表團成員認為,雖然日常工作中代理過美國專利申請案件,但大多涉及申請和審查程序,很少涉及到授權后程序和訴訟程序;又由于美國案例法實踐與國內法律體系存在差異,所以大家對于美國專利法律制度的具體相關規定及其背景信息尚需進一步了解,在此次培訓過程中,各位教授和律師的授課內容大大開闊了代表團成員的專業視野,同時還充分員認識到授權后程序和訴訟程序的復雜性以及申請文件準備和審查程序對于這些后續程序的重要性,通過案例分析也便于學員更深入地理解學習內容。

              此外,由于美國法律的一個基本特點是判例法,因此,老師們結合案例進行講解也有助于團員們學習掌握。不少同學在上課期間積極提問、交流,不僅自身得到了提高,也給其他同學以啟發,大家都感覺受益匪淺。并且,這些課程內容與代表團成員的日常工作緊密相關,的確有助于我們的工作實踐。另外,美國專利實踐的另外一個特點是專利訴訟較多,代表團成員通過旁聽法院庭審也有切身體會。

          2、開始了解并逐步認識到約翰·馬歇爾法學院對于促進中國專利界尤其是專利代理人認識美國專利法律體系起到了非常好的作用,堪稱中美知識產權界相互交流的紐帶與橋梁。尤其是中國知識產權資源中心不僅有我們這次的短期班,也有L.L.M學位的長期班。我們遇到了數位學長正在L.L.M學位學習,他們表示珍惜這樣的學習機會。在學習之余,Arthur教授介紹了不少關于美國的法律、文化、社會的信息,團員們自己感興趣的問題他也是有問必答。他很謙遜。我們大家不只是學習知識,了解美國的社會文化與傳統也是我們需要長的見識。

          3、本次活動由協會組織的第四次赴美培訓代表團,得到國內多家代理機構的響應和大力支持。為了提高學員在美國的學習質量和效率,減少由于語言差異所帶來的障礙,在本次赴美活動之前,協會還在國內安排了為期兩天半的培訓課程(中文),邀請了曾經在美國工作、學習過且對美國法律制度、專利法體系有著深入理解的中國老師授課,受到團員們的好評。

          四、建議

          1、本次學習過程中未安排美國專利商標局的檢索培訓課程,故建議在代表團訪問美國專利商標局期間能安排安排2小時的檢索課程,可以采取教授講授與自己體驗相結合的形式,以充實訪問的內容和體驗。

          2、如有可能,與講課內容相關的案例資料在上課前預先發給學員們,便于學員們更好地理解和吸收授課內容。


          版權歸有:中華全國專利代理師協會 京備12047258 技術支持:知識產權出版社有限責任公司
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